在中国申请不了专利，说不定能在美国申请专利？

中美两国的法律，对于专利保护的客体而言有所区别。美国专利法中对于可申请专利的客体规定在美国专利法35 U.S.C. §101 条款，其规定是相当宽泛的[1]，且不同于中国专利法将某些客体进行明文排除。但是，其在司法实践中，会通过相关典型案例对于法规的解释进行司法调整。根据笔者以往的经验，在中美专利法的差异方面，企业对商业方法、软件、疾病的诊断和治疗方法比较关注。

在美国法律下，商业方法（business methods）、软件相关的发明（也叫计算机实施的发明- computer implemented inventions），以及疾病的诊断和治疗方法都是可以申请获得发明专利的。

然而在美国专利申请实务中，以上三种发明要想最终获得美国专利局（USPTO）的批准是有难度的。商业方法和软件相关的发明经常被审查员认为属于抽象概念（abstract idea）而不是专利法保护的客体，也就是不适格（ineligible）。疾病的诊断和治疗方法则经常被审查员认为属于自然规律（law of nature）而不适格。一旦审查员认为不适格，就会在发出的通知（Office Action）中以不符合美国专利法35 U.S.C. §101 条款而给出拒绝（rejection）。

为了降低在专利申请阶段遇到"35 U.S.C. § 101 rejection"的风险，笔者建议在专利撰写时在说明书中明文写清楚本技术方案相对于现有技术（prior art）有哪些技术进步（technical improvements）。笔者通常在说明书综述（Summary）部分用“improvement”或者“advantage”这样的清晰字眼来描述技术进步。这样可以降低将来申请阶段遇到35 U.S.C. § 101 rejection的风险。即使遇到了，在答复时也可以用本技术方案实现了技术进步因此适格来争辩，并向审查员指出在说明书中有明文支持。

在中国法律下，《专利法》第25条明确规定智力活动的规则和方法、疾病的诊断和治疗方法不授予专利权。因此，疾病的诊断方法已经被中国《专利法》排除在保护客体之外，但是关于商业方法和软件相关的发明创造在满足一定条件下依然属于《专利法》的保护客体。

在实务中，《专利审查指南》第二部分第一章4.2节中关于智力活动的规则和方法中规定，如果一项权利要求在对其进行限定的全部内容中既包含智力活动的规则和方法的内容，又包含技术特征，则该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，不应当依据《专利法》第二十五条排除其专利权的可能性。由此，商业方法和软件相关的发明并不是完全被排除在《专利法》保护的客体之外。

申请人在将商业方法、软件相关的发明创造提交专利申请以及答复审查过程中，笔者建议考虑将权利要求记载的内容作为一个整体，对其中涉及到的技术问题、解决技术问题的技术手段、与技术手段对应的技术效果进行分析和争辩，以获得审查员的支持。