在美国专利申请中,与审查员电话会晤(Examiner Interview)是笔者最为推荐的选项,没有之一。国外企业大多强制要求或至少鼓励外部律师在答复通知(Office Action)前和审查员电话会晤。这种电话会晤目前可在线预约,十分方便,并且审查员态度大多也很积极。笔者曾在国内晚上多次与USPTO审查员电话甚至视频会晤并卓有成效。
电话会晤有两个显著的益处:
第一,有效地与审查员沟通可以避免不必要的后续官费和律师费。在电话会晤前律师会发给审查员要讨论的内容(interview agenda),可包括简要的争辩理由和权利要求修改。如果审查员同意争辩理由或者修改可以克服当前的参考文献,则据此提交答复即可。如果审查员不同意,笔者会询问审查员有何建议,很多时候审查员会告知建议的修改方向。然后在答复中参考审查员的建议修改,获得批准的机会也比自己单方面修改要高。因此电话会晤花去几百美元的律师费,完全有可能节省后续提交继续审查请求或者上诉导致的数千美元甚至更多的官费和律师费。
第二,成功的电话会晤可以减少将来诉讼中的禁止反言(prosecution history estoppel)风险。在美国专利诉讼中,被告会寻找原告专利权人在申请过程(prosecution history)中留下的对原告自身不利的论述。因此越简洁的prosecution history,被告越难找到对原告自身不利的论述。如果在电话会晤中和审查员商讨,就如何获得批准达成一致,则在正式答复中,笔者往往只在interview summary中说明双方已在电话会晤中就批准达成一致,并提交审查员同意的修改内容,但不会再去详细解释如何克服参考文献,因此答复会很简洁,律师费用也较低。
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