在美国专利申请收到批准通知(Notice of Allowance)后最主要的事情是决定是否提出分案(Divisional Application)和续案(Continuation Application)。分案和续案都可以要求母案(已批准的申请)的优先权。但分案和续案相当于一个新的申请,因此官费和律师费都类似于一个新的申请。
如果在申请过程中,审查员认为权利要求包含多个不同的独立发明则会发出限制性请求(Restriction Requirement),要求申请人在母案中选择其中一个发明(通常是一组权利要求)被审查,而取消(cancel)其他权利要求。母案被批准后,被取消的其他权利要求则可以通过提出分案来获得审查。以笔者经验来看,实务中有些国外企业会有意地获得限制性请求进而提出分案,但更多的还是在一个申请中权利要求只包含一个发明,来避免限制性请求以及分案的官费和律师费。
续案则主要是用于获得比母案更广的权利要求保护范围,在专利布局中起着重要作用,因此在实务中较为普遍。以笔者经验来看,提出续案通常有两种情况。第一种是母案授权获得的权利要求保护范围并未达到能够获得的最广范围,因此提出续案。这种情况更多是由外部律师经过评估后向企业提出建议。第二种是申请人在母案中会主动提出较窄的权利要求保护范围,争取尽快获得授权将特定技术先保护起来,然后提出续案既可以争取获得更广的保护范围,也可以有针对性地调整保护范围去覆盖竞争对手的产品。这种情况更多是由企业事先告知外部律师。
在中国法律下,专利相关法律仅规定了分案申请,且对分案申请进行了严格的限制,包括1)分案申请的提出时间[7];2)分案申请、再次分案申请应当是原案申请、原分案申请的申请人;3)分案申请、再次分案申请的发明人,应当是原案申请、原分案申请的全部或部分[8]。
尽管如此,从申请策略角度来说,由于申请人在专利申请过程中存在诸多限制,例如每一次修正必须进一步限定权利要求的范围,导致专利申请的母案权利要求保护范围过窄。因此,在明确区别技术特征之后,申请人可以提出分案申请以获得更宽的保护范围,或者有针对性地调整保护范围。当然,在此过程中,申请人应当注意避免《关于规范申请专利行为的办法》中规制的非正常申请专利的行为。
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